Совпадение товарных знаков 2023

Очевидно, что современные потребители нуждаются в товарных знаках не меньше производителей. Уровень и масштабы рыночных отношений приводят к тому, что покупатели лишены возможности идентифицировать товар по его классовым или видовым признакам и вынуждены использовать другие способы для выделения понравившегося продукта.

Товарный знак – отличное средство для обособления товара среди прочих однородных. Грамотное и длительное использование средства индивидуализации приводит к положительной оценке и потребительскому признанию, а, следовательно, обеспечивает: узнаваемость продукции, ее изготовителя и других товаров этого производителя в случае расширения ассортимента, а также регулярный спрос и конкурентное преимущество. Все перечисленные обстоятельства стимулируют активный и систематический рост подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

По сведениям представленным в годовом отчете Роспатента за 2018 год, в России получили правовую охрану 66006 товарных знаков.[1] Указанное количество позволяет сделать вывод о многочисленности используемых на российском рынке средств индивидуализации. Логично предположить, что чем больше зарегистрированных товарных знаков, тем труднее создавать новые, несходные с предыдущими объектами. При рациональном подходе к созданию и регистрации на стадии разработки обозначения, после его создания, стоит провести исследование на вопрос патентной чистоты товарного знака, то есть выяснить, является ли он новым.

В случае наличия похожих средств индивидуализации, которые заявлены на регистрацию или уже охраняются, целесообразно доработать объект или внести изменения в предполагаемый товарный знак. Если проверка показывает высокую степень уникальности — стоит подать заявление на государственную регистрацию.

Недопустимость регистрации тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков закреплена в пп.1 и 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Такие меры направлены на защиту интересов потребителей и предотвращение актов недобросовестной конкуренции. Несмотря на прямой законодательный запрет использования похожих обозначений для однородных товаров, имеются практические примеры случаев, когда на регистрацию все же подаются товарные знаки сходные до степени смешения с уже существующими.

Почитать Расселение аварийного дома

Причины этому могут быть разные: злой умысел, когда непорядочные предприниматели рассчитывают на использование похожих обозначений, несогласие заказчика с результатами предварительной проверки на уникальность либо вовсе отсутствие таковой. Поэтому на стадии проведения экспертизы обозначения в Роспатенте специалисты уделяют особое внимание анализу средства индивидуализации на предмет сходства до степени смешения и тождества с уже имеющимися товарными знаками и другими объектами интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что люди, не обладающие специальными познаниями, не всегда могут провести границу между тождественными и сходными до степени смешения обозначениями. Тождество предполагает полную идентичность обозначений. При этом главная особенность сходства до степени смешения заключается в том, что несмотря на существующие различающиеся элементы в товарных знаках, в общем обозначения воспринимаются как идентичные, то есть их легко спутать.

Мнение эксперта и потребителя: в чем разница?

Интересен тот факт, что, по сути, в повседневной жизни, любой эксперт является таким же обычным потребителем, как и другие люди, так стоит ли говорить в таком случае о возможных отличиях во взглядах на сходство тех или иных обозначений?

В первую очередь следует напомнить о запрете применения сходных до степени смешения товарных знаков направлен на защиту интересов потребителей. Значит, и специалист, проверяющий обозначение, должен оценивать его, помимо прочего, с возможной позиции покупателя. В этом случае важно осознавать, что: выводы потребителя о сходстве или различии товарных знаков основываются на быстром восприятии обозначения и беглом знакомстве с ним.

То есть человек воспринимает товарный знак в целом и уделяет внимание в первую очередь доминирующим элементам обозначения.

Эксперт, в свою очередь, проводит детальный анализ средства индивидуализации, в основе которого учитываются обстоятельства, описанные выше. Проверяя товарный знак, специалист должен определить: какие элементы преобладают в обозначении? Можно ли сделать вывод о сходстве доминирующих элементов? По каким элементам обозначения совпадают (словесные, изобразительные или по комплексу)?

Допустимо ли сделать вывод о том, что совокупность идентичных элементов вызовет в сознании потребителя смешение сравниваемых товарных знаков?

Как было отмечено ФАС РФ: «Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя».[2] То есть деятельность эксперта направлена на выявление даже потенциальной возможности смешения товарных знаков в сознании потребителя, так как в реальности у покупателя нет возможности, времени и желания, на длительный анализ встречающихся ему обозначений.

Когда мнение потребителя и эксперта не совпадает

Известны случаи, когда специалисты Ведомства по результатам проверки приходят к выводу об отсутствии сходства и регистрируют товарный знак, однако, по мнению правообладателя более раннего обозначения, новый объект приводит к смешению товаров и введению потребителей в заблуждение. В таком случае допустимо оспаривание результатов экспертизы и как следствие предоставленной правовой охраны. Особое место в делах по таким спорам занимают результаты проведенных среди потребителей социологических опросов.

Несмотря на факультативность предоставления такого рода доказательств, то есть они не являются обязательными и вносятся по инициативе одной из сторон конфликтной ситуации, можно с уверенностью заявить, что государственные органы с должным интересом относятся к таким опросам и полученным в них выводам.

К сожалению, сложившаяся практика показывает, что стороны спора порой готовы вести себя недобросовестно для того, чтобы добиться необходимого решения. Результатами таких действий становятся социологические опросы, которые вызывают сомнения из-за того, что в них представлены лишь итоговые заключения. Такой документ не дает возможности изучить мнение респондентов в частности, а лишь позволяет узнать точку зрения специалиста, давшего экспертную оценку опросу.

Для предотвращения злоупотребления правами в подобного рода ситуациях видится целесообразным ввести строго определенные требования, которые будут применяться к таким доказательствам.

В заключение стоит отметить, что в отдельных случаях мнения экспертов Роспатента и потребителей относительно сходства обозначений расходятся. Однако целью экспертизы обозначений является уменьшение вероятности введения потребителей в заблуждение, а, следовательно, специалисты Ведомства, в любом случае действуют в интересах рядовых потребителей.

[2] Постановление ФАС СКО от 12.02.2013 по делу № А32-27799/2011

Аналитика Публикации

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно результатов экспертиз на предмет сходства обозначений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сторонами в обоснование своей правовой позиции.

Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Предусмотренные законом способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Однако в рамках заявленной темы особый интерес представляет п. 6 названной статьи, определяющий порядок защиты интересов правообладателя в случае, когда обозначения, используемые в товарном знаке, являются тождественными или сходными до степени смешения.

Так, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Ранее аналогичный запрет на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака был установлен Законом РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утратившим силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.

Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой охраны товарному знаку всегда являлся значимым и в то же время проблемным при рассмотрении судами споров о защите прав на товарные знаки.

Результаты экспертных исследований (заключений)

Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).

Правила, в частности, устанавливают, что задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества либо сходства до степени смешения данного обозначения с ранее зарегистрированным обозначением. Как уже говорилось, установление такого факта служит основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения.

В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Для разрешения указанных вопросов согласно Правилам осуществляются следующие действия:

— проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

— определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

— определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графического и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании которых надлежит сделать вывод о наличии звукового, графического и смыслового сходства сравниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).

Признаки звукового сходства:

— наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

— близость звуков, составляющих обозначения;

— расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

— наличие совпадающих слогов и их расположение;

— число слогов в обозначениях;

— место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

— близость состава гласных;

— близость состава согласных;

— характер совпадающих частей обозначений;

— вхождение одного обозначения в другое;

Признаки графического сходства:

— общее зрительное впечатление;

— графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

— расположение букв по отношению друг к другу;

— алфавит, буквами которого написано слово;

— цвет или цветовое сочетание.

Признаки смыслового сходства:

— подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);

— совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

— противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Все перечисленные признаки могут учитываться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

Тем не менее, как показывает судебная практика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходства до степени смешения сравниваемых обозначений зачастую не позволяет стороне достичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких доказательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторонами, и это неудивительно.

На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экспертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.

Экспертиза на предмет сходства обозначений

Заключение эксперта истца

Заключение эксперта ответчика

Наличие звукового сходства: имеется совпадение по 10 из 11 применяемых критериев

Отсутствие звукового сходства: обозначения хо рошо различимы русскоязычным потребителем

Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков

Отсутствие графического (визуального) сходства: общее зрительное впечатление

Наличие семантического (смыслового) сходства в части их сильных элементов

Отсутствие семантического (смыслового) сход ства в части их сильных элементов

Аналогичные действия предпринимает и другая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.

Тем самым участник процесса невольно сводит свою правовую позицию лишь к представленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отношение.

В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рассматривалось в сентябре 2007 г. Девятым арбитражным апелляционным судом), где нашим доверителем являлся правообладатель товарного знака (далее — истец), обратившийся в суд с требованием о запрете использования конкурентной компанией (далее — ответчик) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, принадлежащим доверителю.

Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, представленные сторонами, отражены в приведенной выше таблице.

Очевидно, что позиции экспертов, изложенные при сравнении спорных обозначений, прямо противоположны по содержанию, хотя каждое заключение было прекрасно мотивировано, а экспертиза проведена с учетом установленных норм и правил.

Формирование правовой позиции по рассматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противовесов», когда одна из сторон вынуждена представлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов. Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процесса), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (чаще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее результатов.

По мнению автора, назначение судебной экспертизы также не является панацеей. В силу ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела, а согласно ст.

71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В этой связи актуальным и своевременным явилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В ходе упомянутого выше дела ответчик также заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела происходило еще до утверждения Информационного письма № 122, суд отказал в проведении судебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.

Результаты социологических опросов

В отношении использования данных социологических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее — Рекомендации).

Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

— объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

— территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

— длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

— объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

— ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

— сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

— сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

— а также иные сведения.

Таким образом, данные социологических опросов приобретают существенное доказательственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важную роль при определении опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в широко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs . « AMRO Невское». Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намерение воспользоваться узнаваемостью и популярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.

Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».

В продолжение темы в другом постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «N IVEA » vs . « LIVIA » Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности может быть установлено, в том числе исходя из результатов социологических опросов, представленных правообладателями.

Таким образом, очевидно доказательственное значение соцопросов при разрешении вопроса об опасности сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Возвращаясь к проблемам использования названных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективности представленной информации.

Подобная ситуация имела место и в ходе упомянутого выше дела. Представителем со стороны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологического опроса, в то время как от ответчика поступили результаты сразу нескольких соцопросов. При этом ответчик критически проанализировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого мероприятия были допущены существенные нарушения.

В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объяснение, где акцентировал внимание на данных, убедительно свидетельствовавших о правоте позиции истца. В частности, из проведенных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагавших, что продукция, маркированная оспариваемым обозначением, принадлежит определенному производителю (истцу), составил около 30%. Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное представление относительно производителя конкретной продукции.

Это подтверждало наличие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.

Результаты экспертных заключений и данные социологических опросов будут и в дальнейшем активно использоваться сторонами по делам о защите интеллектуальной собственности, в том числе прав на товарные знаки. По мнению автора, формирование устойчивой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств;

требуется также всесторонний анализ доказательственной базы иных участников процесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой категории дел может быть сделан только при наличии определенных установленных судом обстоятельств.

Сходство товарных знаков до степени смешения с точки зрения потребителей и профессионалов: кто прав?

Если проверка показывает высокую степень уникальности — стоит подать заявление на государственную регистрацию.

Мнение эксперта и потребителя: в чем разница?

По каким элементам обозначения совпадают (словесные, изобразительные или по комплексу)? Допустимо ли сделать вывод о том, что совокупность идентичных элементов вызовет в сознании потребителя смешение сравниваемых товарных знаков?

Когда мнение потребителя и эксперта не совпадает

[2] Постановление ФАС СКО от 12.02.2013 по делу № А32-27799/2011

ВС: «Средняя» степень сходства товарных знаков не говорит ни о наличии, ни об отсутствии смешения

Верховный Суд также напомнил, что наличие отдельных сходных элементов само по себе не свидетельствует о том, что товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему другими товарными знаками

25 марта 2020

Фотобанк Freepik

В комментарии «АГ» представители компании, оспаривающей товарный знак конкурента, отметили, что для определения сходства до степени смешения суду достаточно установить «среднюю» степень сходства. Мнения экспертов о позиции ВС разошлись. Одна указала, что наличие общего словесного элемента и даже вхождение одного знака в другой – лишь один из признаков сходства. Вторая подчеркнула, что для оценки значимости элемента требуется определить, будет ли потребитель воспринимать данное обозначение именно как средство индивидуализации, отличающее данный товар от товара другого производителя.

Третий эксперт с выводами ВС не согласился, поскольку усмотрел в действиях лица, товарный знак которого оспаривался, признаки недобросовестной конкуренции.

17 марта Верховный Суд РФ удовлетворил кассационную жалобу Роспатента и отменил акты нижестоящих судов, которые, по мнению ВС, посчитали товарные знаки сходными без достаточных на то оснований (Определение № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019).

Правообладатель товарных знаков «Охота» усмотрел сходство товарного знака конкурента до степени смешения

В июне 2018 г. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 638846, зарегистрированному за ИП Максимом Лариным.

Заявитель исходил из того, что указанное обозначение сходно до степени смешения с восемью товарными знаками ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), в которых присутствует словесный элемент «охота», в том числе в красно-белой цветовой гамме. Общество также настаивало, что спорный товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп.

2 п. 3 ст. 1483 ГК), поскольку сходство до степени смешения словосочетания «охота нашего» со словесным товарным знаком «Охота» № 183777/1 уже было ранее подтверждено Судом по интеллектуальным правам, а также результатами опроса ВЦИОМ в 2016 г.

Однако Роспатент отказал в удовлетворении возражения, заключив, что спорный товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки общества не являются сходными в целом (решение от 30 октября 2018 г.). По мнению госоргана, отсутствие фонетического, семантического и графического сходства обозначений не позволяет ассоциировать их друг с другом, в связи с чем основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК отсутствуют.

Роспатент также указал, что приведенные в обоснование довода о нарушении подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК судебные акты не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества

Далее общество обратилось в СИП с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Читайте также
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственности

Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы

23 апреля 2019 Новости

Первая инстанция посчитала, что вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками, содержащими словесный элемент «охота», не обоснован. Сославшись на ст. 1483 ГК, п. 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации товарных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482, и п. 136, 138, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, суд признал решение Роспатента не соответствующим положениям подп.

2 п. 6 ст. 1483 ГК и обязал госорган повторно рассмотреть возражение общества.

СИП констатировал, что слово «охота» в оспариваемом товарном знаке является центральным – именно на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение. Наличие в составе знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!», по мнению суда, не ослабляет смыслового сходства, поскольку не меняют значения слова «охота». Так как оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово, это свидетельствует о полном вхождении противопоставленных товарных знаков либо доминирующего словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в оспариваемый знак.

Дополнительно суд отметил, что слово «охота» в оспариваемом знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «охота нашего».

Президиум СИП поддержал выводы первой инстанции.

Верховный Суд согласился с доводами Роспатента

Роспатент подал кассационную жалобу в Верховный Суд. Госорган настаивал, что наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему товарными знаками, несмотря на отдельные отличия.

ВС посчитал, что суды первой и кассационной инстанций не учли рекомендации, приведенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 и № 3691/06; от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, а также в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 23 сентября 2015 г., согласно которым вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а в целом, т.е. на основании общего впечатления от обозначения.

Верховный Суд заметил, что в оспариваемом решении Роспатент признал словесный элемент «Афанасий» сильным индивидуализирующим элементом. При этом первая и кассационная инстанции проанализировали лишь расположение и значимость словесного элемента «охота» и не оценили значимость положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака.

«Делая вывод о центральном местоположении слова «ОХОТА» в оспариваемом знаке, указывая лишь на то, что наличие слов “Афанасий” и “Выбирай Россию!” в нем не ослабляет смыслового сходства знаков, суд первой инстанции не исследовал во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом», – подчеркивается в определении.

Также указано, что утверждая о наличии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и обусловленности этого сходства вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «охота», СИП не учел, что для случаев, когда речь идет о вхождении в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, п. 10 ст. 1483 ГК предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны. При этом о наличии данного основания общество в возражении не заявляло.

ВС напомнил, что при установлении сходства суд учитывает, в отношении каких элементов товарного знака и обозначения – сильных или слабых – оно имеется. При этом сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (п. 162 Постановления № 10).

Придя к выводу, что нижестоящие инстанции установили сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставляемых без проведения комплексного анализа их сходства, не применив п. 44 Правил № 482, Верховный Суд отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение в СИП.

Позиция представителей общества

Интересы ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» представляли партнер CLAIMS, патентный поверенный Алексей Петров и старший юрист CLAIMS Антон Ендресяк. «В данном деле Верховный Суд привел несколько новых выводов, которые могут в дальнейшем стать постоянно применяемыми правовыми позициями. Вместе с тем они либо пошли вразрез с логикой Постановления № 10, либо остались без должного правового обоснования», – считает Антон Ендресяк.

Юрист считает, что само по себе наличие нормы п. 10 ст. 1483 ГК не исключает возможности применения п. 6 той же статьи. «ВС не учел нашу позицию, согласно которой не существует прямой связи между указанными нормами и они не являются взаимоисключающими. В действительности данные нормы регулируют принципиально разные ситуации возникновения смешения на рынке», – подчеркнул он.

Так, пояснил Антон Ендресяк, п. 6 ст. 1483 Кодекса ориентирует правоприменителя на установление сходства сравниваемых обозначений в целом, а п. 10, напротив, позволяет изъять один элемент из более позднего обозначения и сравнить только его с противопоставленным товарным знаком. «Подобное регулирование, предоставляющее более широкую правовую охрану товарным знакам, не исключает возможность правоприменителя установить как сходство обозначений в целом, так и в отдельных элементах. При этом очевидно, что п. 6 ст.

1483 ГК предполагает более высокий стандарт доказывания, чем п. 10», – указал он.

Юрист выразил сожаление по поводу того, что ВС оставил без решения обозначенную представителями общества проблему соотношения п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК: «Мы ожидали ответа на главный вопрос о том, соотносятся ли нормы как общая и специальная».

Алексей Петров добавил, что вывод ВС о том, что «примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков» выглядит несколько странно. «Это как минимум выбивается из предложенной в Постановлении № 10 “математической” логики оценки смешения, где Суд ориентировал нижестоящие инстанции на наличие низкой и высокой степеней смешения. Очевидно, что “средняя” степень находится между этими величинами и, соответственно, влияет на возникновение смешения больше, чем низкая, но меньше, чем высокая», – пояснил юрист.

По словам Алексея Петрова, он и его коллега пытались убедить ВС в том, что возможность правоприменителя определить не только низкую и высокую степени сходства, но и пограничную, «среднюю», является показателем нормального и достаточного уровня дискреции. «Верховный Суд, однако, лишь формально сослался в определении на недопустимость использования термина “средняя” степень применительно к сходству, но не указал правовое обоснование для такого толкования», –отметил юрист.

Кроме того, добавил он, непоследовательным выглядит и вывод ВС о том, что первая инстанция установила «среднюю» степень сходства. В данном деле, пояснил Алексей Петров, установив среднюю степень сходства, СИП как минимум установил и наличие низкой степени сходства.

«Важно, что проблема определения сходства средств индивидуализации до степени смешения выходит за пределы региональной арбитражной практики и разбирается на таком высоком уровне, учитывая, насколько давно были приняты применяемые сегодня практические подходы. Данное определение является одним из первых после принятия Постановления № 10, поэтому каждое дело, выступая своего рода “апробацией” подходов ВС, способствует развитию практики в области интеллектуальной собственности», – заметил он.

Эксперты по-разному оценили позицию Суда

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Татьяна Погребинская в комментарии «АГ» отметила, что вывод первой и кассационной инстанций о сходстве до степени смешения товарных знаков базировался на наличии в сравниваемых знаках общего слова «охота». Однако наличие общего словесного элемента в сравниваемых обозначениях, в том числе вхождение одного товарного знака в другой, – это лишь один из признаков сходства при сравнении словесных обозначений, указала эксперт.

«Учитывая разную семантику слова “»охота” в сравниваемых обозначениях (в спорном товарном знаке оно употребляется в значении “хочется”, а в противопоставленных означает добычу диких животных и птицы), говорить о вхождении одного знака в другой в данном случае, пожалуй, нет оснований», – добавила она.

С точки зрения Татьяны Погребинской, комплексный анализ сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод, что спорное обозначение не ассоциируется с каждым из серии противопоставленных товарных знаков заявителя в целом. «Об этом свидетельствует, в частности, и то, что наиболее значимую роль при восприятии оспариваемого товарного знака играет слово “Афанасий” (с него начинается восприятие обозначения и на него падает логическое ударение), а слово “охота” является своего рода семантически связующим элементом и особо внимание на себе не акцентирует, – пояснила юрист. – В противопоставленных товарных знаках словесное обозначение “охота” является либо единственным элементом, либо играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя».

По ее мнению, в пользу позиции об отсутствии сходства до степени смешения этих знаков говорит и их различное визуальное восприятие, поскольку оспариваемый знак содержит значительно большее количество слов, имеющих различное графическое выполнение и положение, а в противопоставленных знаках есть либо только слово «охота», либо с этим словом используются иные словесные и изобразительные элементы, которых нет в оспариваемом знаке. «Да и цветовое исполнение сравниваемых обозначений разное. Комплексный анализ сравниваемых обозначений, который необходимо проводить в данной ситуации, свидетельствует, скорее, об отсутствии сходства до степени смешения», – заключила Татьяна Погребинская.

Старший юрист юридической компании «Noerr», патентный поверенный Полина Гальцова отметила, что в данном деле Верховый Суд, указав на неприменение нижестоящими инстанциями п. 44 Правил № 482, подчеркнул необходимость учитывать значимость положения тождественного или сходного элемента в сравниваемых обозначениях. «При этом значимость должна оцениваться, в том числе с учетом степени, в которой этот элемент способствует реализации непосредственной функции товарного знака, а именно – индивидуализации товаров и услуг. То есть для оценки значимости элемента требуется определить, будет ли потребитель воспринимать данное обозначение именно как средство индивидуализации, отличающее данный товар или услугу от товара или услуги другого производителя», – пояснила эксперт.

С этой точки зрения, добавила она, значимым элементом может стать и обозначение, не занимающее пространственно-доминирующее положение в комбинированном обозначении, но обладающее очень высокой различительной способностью и узнаваемостью, так как внимание потребителя будет концентрироваться в первую очередь на нем. «При этом нельзя упускать из внимания степень различительной способности не только “старших”, но и “младших” товарных знаков. Так, соседство спорного элемента с другим, ранее ставшим известным потребителю обозначением, будет снижать значимость спорного элемента, смещая логическое ударение (на что указал Роспатент)», – отметила Полина Гальцова.

По ее словам, СИП и его Президиум в данном деле применили несколько абстрагированный подход, сравнив словесные элементы, присутствующие в товарных знаках обоих правообладателей, с точки зрения формального вхождения в оспариваемый товарный знак противопоставленных ему знаков, но без учета других критериев значимости, на что и указал ВС.

Юрист по защите интеллектуальной собственности ИТ-компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед» Виталий Антонов, напротив, не согласился с выводами ВС, отметив, что поддерживает выводы первой и кассационной инстанций. «На мой взгляд, предприниматель умышленно зарегистрировал оспариваемый товарный знак с использованием слова “охота”. Об этом также свидетельствует предоставление прав использования по лицензионному договору другой пивоваренной компании», – сослался юрист на данные реестра товарных знаков.

По мнению эксперта, в Правилах № 482 закреплено достаточно критериев, позволяющих определить сходство (тождественность) товарных знаков. «Однако с позиции ВС их оказалось недостаточно, поэтому в подобных случаях стоит проводить анализ рынка конкретных товаров, работ или услуг, а также соцопросы, которые позволят в совокупности с другими доказательствами установить вводящее потребителя в заблуждение тождество или сходство товарных знаков», – резюмировал он.

Совпадение товарных знаков